谈美国专利商标局对外国人进行商标注册申请等相关规则的修订

一、修订背景[1]

（一）外国申请人在美申请商标数量增加但有代理的申请数量下降

近年来美国专利商标局收到的外国申请数量大幅增加（表1-1显示的信息表明近几年外国申请人的商标申请数量占美国申请总量的百分比在持续增加）。美国专利商标局根据各种经济因素预测，外国商标申请数量将继续增加。

而随着外国申请数量的不断增加，外国申请人聘请代理机构进行申请的占比却逐年下降（下表1-2显示的信息则反映了在美国专利商标局进行商标申请时外国申请人寻求代理协助申请以及美国申请人寻求代理协助申请的占比）。

（二）实践中存在违法代理行为

美国专利商标局认为，由于外国申请人对美国商标相关法律制度并不是十分熟悉，所以其个人申请往往会不符合相关法规要求。因此，个人申请数量的增多会直接影响美国商标申请的质量。而聘请对美国商标制度熟悉且经验丰富的代理机构帮助申请，则相关申请便能够以相对较为规范的方式提交，其注册成功率也会大幅提高。但是，实践中外国申请人在聘请代理机构时，经常会聘请其本国的代理机构，而这些代理机构往往会伙同申请人一起做出虚假的使用意图陈述，进而逃避美国相关法律规定要求。

美国专利商标局一直致力于打击国外代理机构的违法代理行为。目前美国商标审查实践中，当美国专利商标局在相关申请中识别到外国代理机构的违法代理情况时，美国专利商标局会通知申请人其指定的代理人已被美国专利商标局“排除”执业，并且无法代表申请人。此外，美国专利商标局还在其网站上发布由外国非法代理机构代理的申请号单，并建议申请人检查之前所有由上述机构代理提交的申请。但是，在许多申请中，申请人的地址信息不合法（地址是非法代理机构的地址）或者是不完整或不准确的，美国专利商标局无法确定受影响的申请人是否收到关于其申请的代理人被“排除”执业的信息。另外，因为该类申请的相关申请文件是由未经授权的代理机构签署的，或者包含不准确的陈述，特别是关于在美国商业中使用该商标或使用该商标的意图陈述方面。因此，美国专利商标局对该类申请后续的授权前景表示担忧。

另据美国专利商标局称，在过去几年中，其已经发现许多未经授权便进行代理执业的情况，其中未被授权的外国代理执业者在美国专利商标局不正当地代表外国申请人。因此，越来越多的外国申请人可能收到不准确或收不到关于美国商标注册法律要求的信息，例如商标的使用标准，谁可以妥善地处理事务并代为商标所有者签名等问题。这些情况引起了美国专利商标局的担忧，即由上述未经授权便进行执业的代理人代理的申请和由此产生的商标注册可能会无效，从而对商标注册信息的稳定性和准确性产生负面影响。

（三）对恶意申请的制裁力度有限

而在审查实践中，商标审查员即便是发现了相关恶意申请行为，美国目前的机制对其制裁也不够充分。虽然根据目前法律规定，商标审查员可以对相关疑似恶意申请进行调查并要求申请人说明情况。但鉴于外国申请人和外国代理人的所在地，以及语言障碍，商标审查员很少能成功解决问题。另外，虽然所有在美国专利商标局办理商标事宜的人都了解会因为故意向美国专利商标局做出虚假陈述而受到刑事处罚，但相关法律规定同样难以对那些不受美国管辖或不易受美国管辖的人施加强制执行。此外，商标审查员通常也很难获得支持此类制裁的证据。因此，当外国申请人不遵守美国专利商标局的法律和监管要求时，商标审查员一直没有有效的应对方法。

鉴于以上各种原因，美国专利商标局认为外国申请人在美国进行商标申请时有必要聘请合格的美国律师代理，只有如此才能强制所有外国申请人、注册人和当事人遵守美国法律和监管要求。它不仅有助于美国专利商标局努力改善和保持美国注册商标的准确性，还将确保外国申请人、注册人和当事人得到受美国专利商标局纪律规则约束的授权从业人员的协助。

（四）注册簿和使用声明存在的问题

美国专利商标局认为商标注册簿必须准确反映在商业中实际用于注册中确定的商品/服务的商标。通过注册商标，美国专利商标局在保护消费者方面发挥着重要作用。同时，美国专利商标局通过允许企业加强其商标品牌保护和进行品牌投资，为美国商业提供重要利益。

一般来讲，公众依赖商标注册簿来确定其拟申请商标是否可供其使用或注册。当公众搜索商标注册簿时，可能会发现与其拟申请商标近似，以致于容易引起混淆的商标。公众可能会承担各种由此产生的费用和负担，例如调查所公布商标的实际使用情况以评估因近似而导致的相关纠纷的费用和负担，利用民事诉讼以解决商标争议，或选择不同的商标和更改商标。此外，如果所公开的注册商标实际上没有在美国商业中使用，或者在商业中没有用于注册簿中登记的商品/服务，则上述公众可能会不必要地承担费用和负担。因此，准确可靠的商标注册信息有助于避免这种不必要的成本和负担。

对注册商标的有效使用声明同样有利于注册人。虚假或不准确的使用声明会危及由此产生的商标注册的有效性，并可能会导致其被无效。此外，为注册而提交的商标文件需要符合相关法律规定，并且必须按照法律规定进行签字。如果相关签字被确定为未经美国专利商标局授权执业的代理人签字，则由此产生的注册可能无效。

因此，美国专利商标局预计，实施此新修订的规则将有利于提高美国商标注册质量，并为社会公众提供准确稳定的商标注册信息。

二、修订主要内容及相关情况简介

（一）强制代理

在对外国申请人的代理要求方面，首先修订了联邦法规第2.11条（下文所述修改条款均是指对联邦法规的修改，不再赘述），要求申请人、注册人或当事人，只要其住所不在美国或其领土内的，在办理商标注册申请等相关事务时应当由美国(包括哥伦比亚特区或美国任何联邦或地区)最高法院的律师协会中具有良好信誉且为活跃成员的律师代理。

同时，为了明确哪些主体需要聘请代理机构进行商标注册申请，美国专利商标局修改了第2.2节对“住所”和“营业地点”的定义。同时也修订了第7.1节（f）段明确第2.2节中的定义适用于第7节，也即适用于根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》提交申请的相关规则部分。该要求与许多其他国家目前的要求相类似。大多数具有类似要求的国家都对“住所”有所规定。为了与此要求保持一致，美国专利商标局已澄清第2.22节（a）（1）段和第2.32节（a）（2）段中要求的地址是住所地址。此外，为了授权美国专利商标局可以要求申请人或注册人提供并维护当前的住所地址，美国专利商标局在联邦法规第 2.189节中编纂了新的监管内容，其要求申请人或注册人必须按照要求提供并保持其住所地址的最新信息。

根据修改后的规定，外国申请人必须通过美国律师代理进行商标注册申请。因此，当美国专利商标局收到外国人提交的商标申请时，如果不符合相关要求，美国专利商标局将通知申请人需要聘请合格的美国律师。申请人通常有六个月的时间来答复美国专利商标局的通知要求，申请人如果不遵守将导致其申请被视为放弃。

另外，根据规定，通过马德里体系提交申请的外国申请人也应当指定一名合格的美国律师。马德里申请最初是向世界知识产权组织的国际局（IB）提交的，随后转交给美国专利商标局。目前，在提交给国际局（IB）的申请中，没有规定必须要指定美国或任何其他当地律师。因此，在马德里体系更新为允许指定美国律师之前，对于通过马德里体系提交的商标注册申请，美国专利商标局将免除必须聘请美国律师的要求。[2]

（二）代理监管

在对代理人的监管方面，根据联邦法规第2.22节（a）（4）段的规定，被美国专利商标局授权的代理人必须提供其律师信息。为了与对申请中案件的要求保持一致，该要求被添加到联邦法规第2.17节（b）（3）段，以明确对已授权的代理人需提供律师信息的要求也适用于注册后文件维护程序、马德里申请中的提交程序以及商标审判和上诉委员会程序。此外，还修订了联邦法规第2.17节（b） （1）（iii）和（b）（2）段，规定了哪些情形可以视为申请人已委托合格的从业者作为代理人。修订第2.17节（e）段，以明确所有外国律师和代理人受联邦法规的管辖，而不仅仅是针对来自加拿大的律师和代理人。对联邦法规第2.17节（g）段的更改是针对一位要求美国专利商标局明确代理持续时间的评论者做出的。在实施该规则之前，第2.17（g）段提到了授权书的期限。但是，根据第2.17节（b）段，代理人可以通过提交授权书以外的方法得到承认。因此，为了回应评论者的询问并明确何时授权结束，无论代表是如何被承认或授权的，美国专利商标局认为有必要修改第2.17（g）段，以明确指出承认的持续时间。另外，为了保持对通过商标电子申请系统提交申请的要求的一致性，联邦法规第2.22节也进行了一致性修改。

（三）相互认可制度

在相互认可制度方面，美国专利商标局对联邦法规第11.14节进行了修订，以明确只有在律师或代理人所在国家/地区的商标局拥有良好声誉的且已注册和较为活跃的外国律师或代理人，才可以代表该国申请人申请美国商标，前提是该国的商标局和美国专利商标局已达成允许互惠特权的官方谅解。该规则还要求，在授权外国律师或代理人代表申请人、注册人或当事人的任何商标诉讼业务中，还必须根据联邦法规第2.17节（b）和（c）段规定，指定一名合格的美国律师作为向美国专利商标局提交文件并与美国专利商标局沟通的代表。

目前，只有加拿大的律师和代理人根据联邦法规第11.14节（c）段的规定得到相应的承认。新修订的规则从第11.14节（c）段的规定中删除了相互承认的加拿大专利代理人在美国专利商标局就商标事宜进行执业的授权，但继续允许加拿大商标律师和代理人在商标事宜上相互承认。而在美国商标事务中执业的加拿大专利代理人若要继续被授权代表加拿大当事人从事未决的商标事务，则需符合如下两项要求：（1）该专利代理人已经在加拿大注册并且信誉良好；（2）该专利代理人代理的是在本规则生效日期之前的申请或从事与注册后维护文件有关的工作。获得认可的加拿大商标律师和代理人继续被授权代表加拿大当事人处理美国商标事宜。

三、评述

美国商标法一直采用使用取得的立法模式，直到1988年美国通过了新的商标法修正案，《兰哈姆法》第一条（b）规定了意图使用，即：意图于商业中真实使用商标的人，在证明其真实意图后，可以请求在主注册簿上注册其商标。[3]因此，在美国要想取得商标注册，该商标必须是实际使用或准备使用的，不使用或不准备使用的商标不能在美国取得注册，从而也不能取得商标权。应该说，使用制更符合商标的本质属性，也更能有效防止商标恶意注册现象的发生。但使用制在使用证据的审核方面需要极大的人力物力。而美国专利商标局在外国商标申请量逐年增多的情况下，越来越难以对其中的恶意申请进行有效拦截。因此才会有本次修订规则的出台。

美国专利商标局本次修订规则要求外国申请人注册美国商标需聘用美国律师，无疑从某种程度上提高了市场准入门槛，增加了外国申请人在美国进行商标注册申请的成本，直接影响着外国商标申请人的切身利益。然而，对于真正有意于在美国进行商标注册保护的外国申请人而言，虽然注册成本增加了，但是在新修订规则的要求下，外国申请人只有聘请经过美国专利商标局授权且较为正规的代理机构才能申请美国商标，以及进行美国商标诉讼等。上述规定有效地阻止了不具备正规资质的代理机构的代理行为，必将大大减少违法代理现象的发生，进而显著提高外国申请人在美注册商标的质量与稳定性。

四、应对策略与建议

中国是目前在美申请商标数量较多的国家之一。美国专利商标局统计数字显示，来自中国的商标申请数量从2013年到2017年增长了12倍。申请数量超过加拿大、德国和英国在美申请量的总和。因此，本次针对外国申请人商标注册申请规则的修订，对于中国申请人影响较为显著。

鉴于美国此次规则修订后的要求，中国申请人可以基于自身财务状况及实际需求，选择不同的策略进行美国商标注册。如果相关中国申请人资金充裕，且仅需在美国进行单独的商标注册申请，则可通过中国涉外代理机构推荐或实地考察评估的方式，选择正规的美国律师事务所，进行相关商标的注册申请。如果相关中国申请人基于申请成本等方面的考虑，暂时不想通过美国国内律师代理进行商标注册申请，或者需要在多个国家进行统一的商标注册申请与布局，则建议其通过马德里商标国际注册体系进行美国商标注册。由于本次美国联邦法规的规则修订官方通报中明确指出，对于通过马德里商标国际注册体系提交的相关申请，目前不要求其必须委托美国当地律师进行代理，故而通过该体系进行美国商标注册，则不必聘请美国当地律师，从而降低美国商标注册的成本。值得注意的是，虽然目前美国不要求通过马德里体系进行美国商标注册必须委托美国当地律师，但是申请人需密切关注相关马德里体系相关规定的更新修改情况。一旦后续其相关规则更新后与美国的商标申请新规一致，则申请人应及时根据自身需求调整商标申请策略。

作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心